POSSO SER IMPEDIDO DE USAR A MINHA MARCA?

É mais comum do que se imagina: disputar e perder a sua marca, ou nem mesmo batalhar pela
marca e já ter que trocar tudo, pois ela já foi registrada por outra pessoa antes de você!

A maioria das pessoas e empresas raramente pensam em fazer o registro junto ao INPI no início das
atividades e isso pode ser um erro fatal. Somente com o registro da marca você adquire a tranquilidade de
não ter problemas financeiros e dores de cabeça.

Meu nome é Bruna, sou advogada especialista em propriedade intelectual há quase dez anos, já
atendi muitos clientes em várias situações desconfortáveis por não registrarem suas marcas.

Já imaginou? Abrir uma empresa, criar uma marca, criar um logotipo, se estabelecer em um ponto
comercial, comprar o domínio, investir em mídias sociais, investir em marketing, estilizar a fachada,
comprar os cartões de visita, plotar os veículos, produzir etiquetas, produzir embalagens, comprar
uniformes, fazer brindes, enfim, tudo contem sua marca, todos os clientes e fornecedores te conhecem
com aquela determinada imagem e marca. Quanto custa ter que mudar absolutamente tudo?

E se além de tudo isso você ainda tiver que pagar uma indenização? Danos morais e materiais para
o verdadeiro dono da marca?!

É um gasto incalculável de energia, tempo e dinheiro.

Faz parte do meu dia a dia litígios envolvendo conflito de marcas, e sempre o lado que prevalece é
aquele que colocou em prática as orientações e ensinamentos disponíveis em nossos canais, apenas a
marca registrada garante o direito ao uso exclusivo.

Esse post é para você que não quer correr esse risco.

Se imagine na seguinte situação: você utiliza a marca há mais de dez anos, marca sólida,
consumidores fidelizados, incalculáveis investimentos, mas a marca não foi registrada perante o INPI… e
de repente você recebe um e-mail intimidante dando uma advertência que a marca já foi registrada.

Você ignora e sem dar nenhuma resposta, alguns dias depois um oficial de justiça surge batendo em
sua porta com uma notificação em mãos, ou ainda pior, com uma citação judicial exigindo a abstenção do
uso da marca em 15 dias sob pena de multa… Desesperador, né?! Pois é, eu sei, isso faz parte da minha
rotina como advogada, mas não deve fazer parte da sua e é muito simples de se evitar.

É fato que não estou jogando palavras ao vento, tanto é que vou te mostrar alguns casos de marca
famosas que se envolveram em um conflito pela má administração de sua propriedade intelectual.

Nesse post vou te mostrar:

É DONO QUEM REGISTRA A MARCA PRIMEIRO<

CURIOSIDADES: CONFLITO DE MARCAS FAMOSAS

É O TCHAN era GERA SAMBA
NATIRUTS era NATIVUS
HERING
BOBS x MC DONALD’S
JOÃO ANDANTE x JOHNNIE WALKER

É DONO QUEM REGISTRA A MARCA PRIMEIRO

O Brasil adota o SISTEMA ATRIBUTIVO de registro de marcas, conforme o disposto no artigo 129 caput da lei da propriedade industrial:

“A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, (…)”

Como regra geral a propriedade e exclusividade de uso da marca serão atribuídas aquele que
primeiro depositar o pedido de registrar da marca, esses direitos só são adquiridos através do registro.

O sistema atributivo se contrapõe ao sistema declarativo de direito, o qual equivocadamente
muitas pessoas acreditam ser o sistema vigente em nosso país.

No sistema declarativo o direito resulta do primeiro uso, quem primeiro utilizar será o dono da
marca, sendo o registro apenas uma simples homologação de propriedade.

O mero uso, por si próprio, não dá propriedade nem exclusividade de uso da marca, é estritamente
necessário ter o processo de registro de marca validade concedido pelo INPI, os direitos serão atribuídos
ao primeiro que registrar a marca.

CURIOSIDADES: CONFLITO DE MARCAS FAMOSAS

Apenas quem possui o registro de marca validade concedido, pode exercer o direito de uso
exclusivo e impedir que terceiros não autorizados utilizem a marca.

O uso de marca por terceiros, ainda que tolerado, por certo período de tempo, não retira do titular
do registro os direitos e garantias que lhe foram conferidos pela lei.

É O TCHAN era GERA SAMBA

O grupo musical baiano É O TCHAN, muito popular em meados dos anos 90, nem sempre teve esse nome, no início era chamado de GERA SAMBA.

Fizeram sucesso com muitas músicas e quando começaram a ficar famosos tiveram que alterar o
nome pois já existia outro grupo musical utilizando a marca GERA SAMBA, mais do que o simples uso, o
outro grupo era dono do registro da marca.

GERA SAMBA, dono do registro da marca, foi o grupo de origem desse e outros grupos musicais por
causa de algumas divisões e mudanças ocorridas.

O titular da marca GERA SAMBA alega que apesar de notificados os músicos do É O TCHAN
lançaram discos e fizeram shows utilizando indevidamente a marca, o que culminou em um processo judicial e indenização.

A banda não queria não trocar a marca e lutou muito para isso não acontecer, mas foi inevitável. A
alteração de GERA SAMBA para É O TCHAN custou caro, mas com muito trabalho e sorte, foi um sucesso musical.

• NATIRUTS era NATIVUS 

Uma das bandas de reggae mais conhecida e de mais sucesso no Brasil é o NATIRUTS. Formada em Brasília no ano de 1.996, inicialmente a banda se chamava NATIVUS. Aconteceram apresentações, shows, discos vendidos, contato com gravadora, um verdadeiro sucesso. 

Entretanto existia um grupo musical da região sul do país, chamado OS NATIVOS, que possuía o devido registro de marca. 

Consequentemente, o INPI não aceitou o pedido de registro da banda brasiliense NATIVUS, pois não poderiam existir duas bandas registradas com o nome colidente, a pronuncia era muito similar. 

É importante o auxilio de um bom profissional para evitar casos como esse, de colidência de marca. A colidência é a grande culpada por boa parte dos indeferimentos de processos pelo INPI. Muito acreditam que as marcas precisam ser idênticas, mas não é bem assim, vários aspectos são levados em consideração. 

No caso do grupo musical houve um processo judicial, na época foi cogitado uma cessão dos direitos por meio de compra e venda da marca, mas supostamente não houve consenso em relação aos valores.

Por volta de 1.999, houve a mudança, a banda NATIVUS teve que alterar a marca para NATIRUTS.

• • HERING

  Em 1.950 houve a separação legal das empresas CIA HERING e LOJAS HERING, mas diversos desacordos ao longo do tempo levaram ambas empresas ajuizarem ações com intuito de obter os direitos da marca HERING.

   

  Reconheceu-se a empresa CIA HERING como real detentora da marca. 

  Como resultado da ação judicial em resumo foi decidido que: 

   

  “A CIA HERING, por primeiro haver efetuado o registro perante o INPI sem nenhuma oposição, é real detentora do direito sobre a marca “HERING” e sobre o sinal figurativo “FIGURA DOS DOIS PEIXES”, impedindo, assim, que LOJAS HERING utilize tais elementos como título de estabelecimento comercial e/ou em contratos de franquias celebrados com terceiros. Também se reconheceu o direito da CIA HENRING de ser indenizada pelo uso indevido da sua marca, todo a ser apurado em liquidação de sentença.”

   

  Aqui chamo atenção que a maioria das pessoas não pensam em direito preventivo quando as coisas vão bem numa sociedade, para quando e se acabar a sociedade as coisas continuem bem. Já vi muitos casos que o sócio sai da sociedade e registra a marca utilizada, causando muitos prejuízos, entre outras situações.

• • • BOBS x MC DONALD’S

    Esse caso chamou muita atenção da mídia. O queridinho do Bob’s: o “milk shake de Ovomaltine”, não poderia mais ser chamado dessa maneira, atenderia apenas pelo nome de “milk shake crocante”. 

     

    Seu grande concorrente Mc Donald’s surpreendeu todo mundo com essa exclusividade no uso da marca Ovomaltine 

    Isso tudo aconteceu pois o Bob’s não se preveniu ao renovar um contrato de exclusividade com a marca OVOMALTINE. A pesar da marca ser utilizada em um dos seus milk shakes mais vendidos, sem a devida renovação, o grupo Mc Donald’s se aproveitou da oportunidade e fechou contrato de exclusividade com a marca OVOMALTINE, impossibilitando o Bob’s de usar a marca em um de seus produtos de maior sucesso. 

     

    Eu me lembro muito bem desse caso, lembro do meu estranhamento no caixa na hora de comprar o produto, minha mãe que trabalha com propriedade intelectual desde 1.997 questionou, estávamos curiosas, mas não tivemos muitas explicações por parte dos funcionários do Bob’s, então fomos pesquisar o caso.

    Mc Donald’s se tornou único e exclusivo usuário da marca MILK SHAKE DE OVOMALTINE.

• • • • JOÃO ANDANTE x JOHNNIE WALKER

      No ano de 2011 a empresa dona da marca JHONNIE WALKER, famoso whisky escocês vendido em quase todo o mundo, iniciou um processo contra a marca JOÃO ANDANTE, marca mineira de aguardente, alegando plágio.

      Tal alegação teve base a tradução da marca e a similaridade do rotulo dos produtos.

      A palavra “Walker” traduzindo para o português significa “andador” ou “andante”, ou seja, a marca internacional JHONNIE WALKER traduzindo e “abrasileirando” ficaria JOÃO ANDANTE 

       

      Além do mais, a imagem do rotulo da garrafa de aguardente comparada com a imagem do rotulo da garrafa de whisky eram muito parecidas, a ilustração de ambas era um homem andando, no whisky JHONNIE WALKER um lorde inglês, já na aguardente JOÃO ANDANTE um caricato brasileiro.

      A marca JOÃO ANDANTE, assim como a ilustração do rótulo, foram modificadas.

Apenas o registro garante ao seu titular o uso exclusivo em território nacional e garante a proteção da marca de pessoas que queiram usá-la sem autorização. 

Quanto custa ter que mudar absolutamente tudo que contem sua marca?

Evite esse gasto incalculável de energia, tempo e dinheiro.

O mero uso, por si próprio, mesmo que por primeiro, não dá nenhum direito, como regra geral a propriedade e exclusividade de uso da marca serão atribuídas aquele que primeiro depositar o pedido de registrar da marca, esses direitos só são adquiridos através do registro.

A exclusividade evitará casos judiciais, caso você perca a marca e terá perdido tudo que fez até aquele momento… não corra esse risco.

Aqui eu te mostrei na pratica os efeitos da marca registrada.

Agora, depois de todas essas informações trazidas nesse post, você, que é empreendedor inteligente, já sabe o que fazer para agregar valor ao seu negócio e evitar problemas.

Caso você tem alguma dúvida ou precise da ajuda de profissionais especializados, entre em contato conosco, temos uma equipe altamente qualificada para te atender.

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Ninguém pode pegar carona no sucesso do próximo, já pensou? As pessoas confundindo seus perfis nas redes sociais, comprando do seu concorrente acreditando ser você, que confusão!